淺談權利要求的布局

2007-11-05

文/北京集佳知識產權代理有限公司林哲生

權利要求書劃定了專利的保護范圍，為侵權判定的主要依據，權利要求的撰寫十分重要，對負責撰寫的專利工程師或者專利代理人來講更是一項十分專業、又極具難度的工作，既要求專利工程師或者專利代理人具有本專利申請所涉及的技術知識，熟知相關的法律法規規定，更要清醒地認識所申請專利可能得到的最大保護范圍，以及授權后可能的穩定性，然后才能動手進行技術方案提煉，并且用簡潔、清晰的語言，撰寫出一份高質量的權利要求書。

相對于質量較高的專利申請文件，我們不得不承認，很多專利的公開文本中的權利要求書因撰寫者素質、技術交底書的質量等因素的影響而質量不高，甚至存在諸多隱患，其中比較嚴重的隱患之一表現為權利要求布局的不合理。權利要求布局的不合理的一種典型情況例如沒有全面包含必要的方法、系統、關鍵裝置、關鍵部件的獨立權利要求，導致喪失原本可以獲得的權利，進而致使無法給專利權人帶來全面、有效的保護。

企業申請專利的最終目的不是獲得授權，而是授權后的使用，所以在申請專利時，應該從產業鏈的角度重點考慮權利要求的覆蓋對象和覆蓋范圍，否則，將會降低專利的價值。

有效、合理的專利布局應該遵循以下幾個原則：

1、制造侵權優先原則

我們都知道，實施專利的行為包括：為生產經營目的而制造該專利產品；為生產經營目的而進口該專利產品；為生產經營目的銷售、許諾銷售和使用該專利產品。

下面僅從制造侵權和使用侵權的比較闡述制造侵權優先的重要性。

專利法定義，“制造專利產品”是指通過機械或者手工方式做出的具有權利要求（尤其是獨立權利要求）所記載的全部技術特征的產品。“使用專利產品”是指使用具有權利要求所述技術特征的產品。制造侵權和使用侵權無論在保護力度上還是侵權判定的直接程度上都有很大差別。

世界各國包括我國的專利法都對專利產品的介紹提供了“絕對”的保護，也就是說，不論制造者的主觀意愿如何，也不論制造者是否實際知曉專利權的存在，只要是不經過專利權人同意而制造專利產品都會構成侵犯專利權的行為。在實施專利的幾種行為中，專利法對制造行為所提供的保護最為嚴格，換句話說，專利法對制造侵權行為的判定也最為直接和嚴格。

與專利法對專利產品的制造行為提供“絕對保護”不同，專利法對產品的使用行為所提供的是“相對保護”，若要使用者承擔全部民事責任，必須滿足兩個條件：①、使用的產品是未經專利權人許可而制造的；②、使用者必須是故意侵權。專利法第六十三條第一款（一）規定，專利權人制造、進口或者經專利權人許可而制造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出后，使用該產品，不視為侵權行為（也即專利法規定的權利用盡原則）。并且，專利法還規定，使用者不知道未經專利權人許可而制造或者售出的專利產品，并且能夠證明其合法來源的，不承擔賠償責任；由不知道到知道的轉化是由專利權人發出通知或者告警來實現的，所以，如果沒有接收到專利權人發送的通知或者告警，使用者即使知道其使用的產品屬于專利產品，其仍然可以繼續使用，直到接收到專利權人發送的通知或者告警為止。而從使用者開始使用該專利產品到專利權人發出通知或者告警的這段時間很有可能會是很漫長的，所以這給專利權人帶來的損失是不可估量的。

下面通過一個具體例子闡述制造侵權優先的重要性。

筆者前段時間負責撰寫某公司（下面簡稱為Z公司）一件專利申請，該專利申請的技術方案涉及一種具有過流保護作用的裝置（下面簡稱A裝置），在與Z公司發明人和專利負責人溝通過程中，了解到A裝置可以應用在各種電路中，最有可能應用在B電路或者C電路中，所以筆者撰寫了三個獨立權利要求:一種A裝置，一種包含該A裝置的B電路，以及一種包含該A裝置的C電路，但是Z公司的專利負責人在看完筆者撰寫的申請文件后，要求刪去后兩個獨立權利要求，他認為只需要申請保護A裝置就可以了，因為他人無論制造該A裝置，或者制造包含該A裝置的B電路，或者制造包含該A裝置的C電路，都屬于侵權，所以沒必要申請保護B電路和C電路。

筆者向Z公司的專利負責人闡述了制造侵權的必要性，以及只包含A裝置的獨立權利要求存在的潛在風險之后，該公司的專利負責人最終改變了看法，聽取了筆者的意見。

如果只撰寫保護A裝置的獨立權利要求，會存在以下風險，很有可能會在后續的侵權糾紛中給專利權人帶來不利：

①、如果所述A裝置作為獨立的產品被Z公司出售，則Z公司的競爭對手（假設為X公司）可以從市場購買到該A裝置，并將該A裝置應用在B電路或者C電路中，由于權利用盡原則，X公司的行為不屬于侵權行為，Z公司無權要求X公司承擔賠償責任。

②、在Z公司將所述A裝置作為獨立的產品出售，同時，Y公司制造并銷售該A裝置，X公司從Y公司購買到所述A裝置，并將該A裝置應用在B電路或者C電路中，則Z公司只能要求Y公司承擔賠償責任，而X公司可以以不知道該A裝置是未經Z公司許可而制造并售出的專利產品為由拒絕賠償，由于X公司可以證明其使用的A裝置來自于Y公司，所以Z公司無法要求X公司承擔賠償責任。另外，即使所述A裝置不作為獨立的產品出售，Y公司制造該A裝置，并銷售給X公司，當涉及侵權糾紛的時候，X公司仍然可以以不知道該A裝置是未經Z公司許可而制造并售出的專利產品為由拒絕賠償，Z公司仍然無法要求X公司承擔賠償責任。另外，即使是可以判定X公司的侵權行為屬于故意侵權，其賠償金額是無法與制造侵權的賠償金額相比的。

如果權利要求書中包含了B電路和C電路的獨立權利要求，則可以避免上述問題的出現，根據制造侵權的定義，上述X公司通過購買該A裝置，并應用在B電路或者C電路中的行為屬于制造侵權行為，也就是說，不論X公司的主觀意愿如何，也不論X公司是否實際知曉專利權的存在，只要是不經過專利權人Z公司的同意而制造A裝置、B電路或C電路，都會構成侵犯專利權的行為。Z公司可以要求X公司承擔賠償責任，并且賠償日期從制造之日起計算。

所以代理人在撰寫申請文件時，應該與發明人進行充分溝通，充分了解技術放案的同時，還要了解該發明可能存在的各種應用，從產業鏈（直接競爭對手、下游的供應商、上游運營商）的角度去思考權利要求的布局。

2、方法和裝置并重原則

根據審查指南第9章第四節的有關規定，對于涉及計算機軟件的專利申請來說，其權利要求書的獨立權利要求可以寫成一種方法權利要求，也可以寫成一種裝置權利要求。所以在原本可以同時包含方法權利要求和產品權利要求的權利要求書，如果只單獨包含其中的任意一個都會給專利權人帶來一定程度上的權利損失。

方法發明通?？梢苑譃槿N類型：制造加工方法、作業方法和使用方法，其中除了制造加工方法能夠享受“延伸保護”，也就是將方法專利權的保護延伸到依照該方法所直接獲取的產品，而對于后兩種方法來說，實施專利的行為僅僅是“使用該方法”。所以對于只包含方法權利要求的專利申請，根據專利法，最終用戶通常是不會直接侵犯專利權的（因為其行為非“生產經營目的”），而生產使用該方法的產品的制造商通常也不會侵犯方法專利權，因為它沒有使用這個方法，它僅僅將該專利方法裝入其產品，使其產品具有使用方法后的功能，因此，產品制造商沒有專利法中規定的侵犯方法權利要求的行為，沒有直接侵權。根據北京高法的有關專利侵權的意見，雖然在北京法院的管轄范圍內可以直接追究為最終用戶制造裝有專利方法的產品的產品制造商的“間接侵權”責任。但是，根據同一個意見的其它條款，認定是間接侵權的舉證難度較大。根據這些條款，如果專利權人僅有方法權利要求，專利權人就只能通過間接侵權來保護自己的權利，增加了專利權人行使權利的難度和代價。所以，很顯然，僅僅具有方法權利要求很難對一項發明創造進行全方位保護。

對于通信領域的方法申請，由于使用該方法的，一般是運營商，為此，許多企業專利負責人常會認為申請方法發明沒有意義，因為其不會去告運營商侵權。確實，產品制造商一般情況下是不會去告運營商侵權的，但不代表該方法專利沒有意義，該方法專利可以在運營商的招標中起到杠桿的作用，從而使得在其與競爭對手搶占市場過程，或者合作談判中占據主動地位。

綜上，可以看出，合理、有效的權利要求布局對專利權人權利進行全面、有效的保護，需要代理方與企業方之間的充分溝通、交流，才有可能構建合理、有效的權利要求布局。

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