權利要求撰寫中的貢獻論

2007-09-10

文/北京集佳知識產權代理有限公司逯長明

長期以來，人們總是試圖解決專利申請文件的質量問題，尤其是權利要求的撰寫質量，為此，總是試圖采用一些方法評價權利要求的質量或有效性。實踐中，可能有多種方法或從多個角度對權利要求的質量或有效性進行評價或者指導權利要求的撰寫，貢獻論就是其中的一種方法或角度，例如，確定一個權利要求在所保護的技術方案中的價值。

對于權利要求來說，貢獻論涉及的內容取決于一個權利要求要解決的技術問題，或者要達到的撰寫目的。在考慮權利要求的布局和撰寫的具體內容時，通常要確定每個具體的權利要求達到的具體的撰寫目的，這種目的有顯性和隱性兩種表述。顯性表述的目的，例如針對所選擇的背景技術而確定的要解決的技術問題，強調所撰寫的技術方案圍繞要保護的主題和技術方案的專利性、清楚、完整等方面展開；隱性表述的目的，例如針對要保護的主題，為了對需要保護的技術方案充分支持或者使其達到某種公開的需求，確定每一個獨立權利和/或從屬權利要求應當達到的目的或完成的使命。實踐中，顯性表述的目的可能來源于市場原則和技術原則；隱性表述的目的可能來源于成本原則。因此，貢獻論可以作為評價權利要求內容必要性的原則，用于確定每一個具體的權利要求撰寫什么內容，撰寫的內容在權利要求布局中起什么作用，以及寫到什么程度等。因此，貢獻論討論的內容可以是多方面的，例如為了撰寫的主題，或者為了要解決的技術問題，所撰寫的內容提供了什么樣的支持。從這個角度看，利用貢獻論思想可以在某種程度上解決權利要求的撰寫質量問題。

從貢獻論的角度看權利要求主要涉及兩方面的內容，一是每一個具體的權利要求是否具有較少的撰寫損失，可以理解為是否具有較少的違背審查指南的撰寫原則之處；二是每一個具體的權利要求是否具有明確的以及可以達到的撰寫目的。

事實上，權利要求的撰寫要求以及框架內容在審查指南中已經有明確的說明，但是具體案例的撰寫細節，即權利要求的具體內容仍然需要代理人根據對背景技術的了解以及對發明方案的理解決定。首先，權利要求撰寫的具體內容是否有效取決于要解決的問題，還取決于具體的權利要求是否有明確、恰當的需要達到的目的。所謂有效主要具有下述方面的含義：對要解決的技術問題或者對要達到的目的有支持作用，和/或對權利要求的清楚、完整等方面有支持作用。例如，一個從屬權利要求的特征對所引用的權利要求的專利性有貢獻，是在所引用的權利要求受到專利性質疑時，與所引用權利要求的特征結合起來形成的新的特征集合具有專利性。

貢獻論的第一方面強調權利要求具有較少的撰寫損失，因此，撰寫符合審查指南的規范要求有利于達到該目的。例如，一個解決從打開手機到顯示開機LCD畫面點亮時間過長的、能夠開機快速啟動并顯示的手機，現有技術中，從打開手機到顯示開機LCD畫面點亮時間過長的原因，在于LCD顯示用的數據量較大，通常在40K以上，無法在加載程序中進行更多的數據處理并進行LCD的顯示。為此，發明方案的獨立權利要求為“包括手機存儲程序的非掉電易失性存儲器、執行程序的主內存、外設和微處理器，其特征是還包括手機開機的加載程序放置在非掉電易失性存儲器的第一個塊，手機開機顯示畫面數據存儲在非掉電易失性存儲器的放置位置非包含于手機主程序內。”

這個方案中存在較多的問題，其中的一個問題是，使用了不確定含義的“非”字，從而確定了一個較寬的保護范圍，該范圍包含了“手機開機顯示畫面數據存儲在非掉電易失性存儲器的放置位置不在手機主程序內”的任何方案。然而在說明書的實施例中，僅公開了“將LCD顯示屏上需要顯示的圖片數據單獨放在非掉電易失性存儲器的一個特定位置，不包含在手機主程序內。可以通過PC軟件在主程序的開始位置之前加上6個塊的數據共96K用于放置圖片數據”。

很顯然，如果按照權利要求的記載，顯示數據可以在主程序以外的其它任何位置，這與實施例中記載的“特定位置”相矛盾；而且，權利要求保護的“顯示畫面數據存儲在非掉電易失性存儲器的放置位置非包含于手機主程序內”的方案沒有得到說明書的“特定位置”的支持。例如，如果將顯示數據放置在主程序以外的加載程序中就會出現現有技術存在的問題，而該出現問題的技術方案卻在權利要求的保護范圍內。因此，由于撰寫的不規范導致發明方案的獨立權利要求要求保護的技術方案不能解決現有技術存在的問題，對要保護的發明主題貢獻失當，缺乏說明書的支持而不成立。

貢獻論的第二個方面強調權利要求對要解決的技術問題或達到的目的有正面的支持作用，例如強調完整性、必要性和能夠解決問題等方面。例如，一種基于XX系統的語音接入裝置的發明背景技術部分記載：“目前，XX系統中的語音接入裝置，可以支持的VOIP用戶數量較少……而且，由于目前的XX系統有一定的時延，如果還采用現有的數據緩存方式，將會使得語音業務的端到端時延超過允許的時延指標要求，從而導致系統運行不佳”。可見，現有XX系統的語音接入裝置存在支持的用戶少、時延長的技術問題。為此，發明方案提供了一種基于XX系統的語音接入裝置，包括：

固定單元：用于將經過地址轉換的語音業務發送到XX系統，并將從XX系統接收的語音業務發送給地址轉換單元；

地址轉換單元：用于將終端設備發送來的語音業務進行地址轉換后發送給固定單元，并將固定單元發來的語音業務進行地址轉換后發送給相應的終端設備；

終端設備：用于收發語音業務的終端語音設備。

上述方案中，只描述了網絡地址轉換單元進行地址轉換，以及固定單元、地址轉換單元、終端設備之間傳遞語音業務，這樣的方案無法解決XX系統 “支持的用戶少、時延長的技術問題”，因此對要解決的問題缺少貢獻和貢獻失當，不但缺少必要技術特征，而且容易在專利性方面被否定。

可見，考察權利要求的有效性可以通過考察其中的特征對要解決的技術問題，或者對要達到撰寫目的的貢獻獲得。因此，在撰寫權利要求時，對要解決的技術問題，或者對要達到的撰寫目有貢獻的內容，就應當從正面角度、以適當的方式充分公開，否則會產生相反的論證作用。尤其是，對于權利要求中的具體的特征元素的取舍，通過貢獻論角度的考察，更容易發現其是否必要。例如，在所述固定臺的“并將從XX系統接收的語音業務發送給網絡地址轉換模塊”特征中，有一特征元素“并”字，該特征元素對于權利要求1表述的整個方案有什么貢獻？該案例中，無論特征元素“并”表示“并且”，還是“同時”，都會導致權利要求特征解釋的歧義，使得權利要求保護的技術方案對要解決的技術問題，或者對要達到的撰寫目的沒有或者有負面的貢獻。

根據貢獻論的第二個方面，可以判斷具體的權利要求撰寫的有效性，以及權利要求如何寫，寫什么內容、以及寫到什么程度等。例如，一篇移動通信容量調度方法的權利要求為：

1、一種移動通信容量調度方法，其特征在于，它包括以下步驟：(1)判斷建筑物內是否有處于空閑狀態的微蜂窩信道；(2)若有，則將空閑的微蜂窩信道調整給所述建筑物外附近話務繁忙的區域使用。

2、如權利要求1所述的移動通信容量調度方法，其特征在于，通過調節與微蜂窩連接的普通天線或電調天線而將空閑的微蜂窩信道調整給該建筑物外附近話務繁忙的區域使用。

3、如權利要求1所述的移動通信容量調度方法，其特征在于，根據區域的愛爾蘭值和阻塞率來判斷該區域是否話務繁忙。

4、如權利要求3所述的移動通信容量調度方法，其特征在于，從監控中心中獲得所述的愛爾蘭值和阻塞率。

首先考察從屬權利要求的有效性。通常，考察從屬權利要求的有效性的一個方面，可以通過考察其對所引用的權利要求的貢獻獲得（本例中權利要求的其它問題不予討論）。例如，對于權利要求2，假設希望其對權利要求1的貢獻在于新穎性或創造性方面。首先要考察權利要求2的內容是否對要解決的技術問題有貢獻，然后確定權利要求2內容的性質，再看其對權利要求1新穎性或創造性的貢獻程度。本例中，權利要求2是一個限定型的權利，說明如何將“將空閑的微蜂窩信道調整給所述建筑物外附近話務繁忙的區域”。由于權利要求2的特征沒有被記載到獨立權利中，說明在申請人看來相對要解決的技術問題它是非必要的特征。如果權利1的新穎性或創造性受到質疑，通常要將權利2的內容與權利1的內容結合起來，形成的新權利1的內容為：

1、一種移動通信容量調度方法，其特征在于，它包括以下步驟：(1)判斷建筑物內是否有處于空閑狀態的微蜂窩信道；(2)若有，則通過調節與微蜂窩連接的普通天線或電調天線而將空閑的微蜂窩信道調整給該建筑物外附近話務繁忙的區域使用。

新權利要求1與原權利要求1的區別是增加了限定型特征元素“通過調節與微蜂窩連接的普通天線或電調天線”，顯然，該特征元素限定的內容與要解決的“容量調度”問題有直接關系，可以認為對要解決的技術問題有貢獻。這時，應當繼續考察“調節與微蜂窩連接的普通天線或電調天線”的性質，看其是公知手段還是未知手段，如果是公知手段，則新權利要求1的新穎性或創造性仍然會受到質疑，理由是“公知＋公知＝公知”；如果是未知手段，如何實現“調節與微蜂窩連接的普通天線或電調天線”的具體方案則是必要特征，需要補充到新權利要求1中。因此，如果該如何實現天線調節的具體方案在說明書中有記載，以及如果在審查階段，由于權利要求有修改的機會，可以認為權利要求2對權利要求1的新穎性或創造性有貢獻；而如果在無效階段，由于該階段的修改限制，則認為權利要求2對權利要求1的新穎性或創造性沒有貢獻；更進一步，如果該如何實現天線調節的具體方案在說明書中沒有記載，就可以直接判定權利2對權利1的新穎性或創造性沒有貢獻。

同理，判斷本例中的從屬權利要求3的有效性，也要考察其是公知手段還是未知手段，如果是公知手段，則認為對權利要求1的新穎性或創造性沒有貢獻，如果是未知手段，要考察如何實現“根據區域的愛爾蘭值和阻塞率來判斷該區域是否話務繁忙”的細節是否在說明書中有記載，以及在什么階段處理涉及該從屬權利要求的新穎性或創造性問題，從而判斷權利要求3對權利要求1的貢獻。

通常，每一個權利要求都有一個對于要解決的技術問題有貢獻的特定的撰寫目的，不然就失去了存在意義，有些從屬權利要求的撰寫目的是為了對要解決的問題錦上添花。由于權利要求4的內容“從監控中心中獲得所述的愛爾蘭值和阻塞率”僅是要解決的“容量調度”問題中的一個枝節問題，可以認為與“容量調度”具有間接的關系，因此它屬于起錦上添花作用的權利。判斷這樣的權利要求對所引用的權利要求的新穎性或創造性是否有貢獻，就要看說明書中是否對其所起的作用有清楚的論證，如果有，可以認為對所引用權利要求的新穎性或創造性有貢獻，否則認為沒有貢獻，是多余的。

貢獻論要求撰寫的權利要求回答兩個問題，對區別特征的貢獻還是對現有技術的貢獻？是否有期望達到的目的？當得到明確的答案時，才可能具有存在的意義。

因此，實踐中經常出現撰寫的權利要求的特征或特征元素對于要解決的技術問題貢獻不足、多余、失當，公知特征與區別特征把握不準等涉及有效性的因素，也可以通過判斷對要解決的技術問題或者要達到目的的貢獻解決。例如在移動通信容量調度方法中，獨立權利要求原始公開的技術特征就存在涉及有效性的因素。該權利要求的步驟（1）為：判斷建筑物內是否有處于空閑狀態的微蜂窩信道；該步驟中，存在限定型的特征元素“建筑物內”。通常意義的建筑物是有形的，在移動通信系統中，存在于空間中的信號很難存在特定的形狀，利用無形的通信信號判斷有形的建筑物內是否有處于空閑狀態的微蜂窩信道是不可能實現的，更不可能將有形空間內空閑的微蜂窩信道調整給有形空間，即建筑物外的話務繁忙的區域使用。由于說明書中對“建筑物”沒有特殊的定義，因此步驟（1）所述特征對要解決的技術問題沒有貢獻或貢獻失當。產生該問題的關鍵因素是權利要求中有不當的限定型特征元素“建筑物內”，使可以判斷的對象“信道”變得不可判斷。同理，該獨立權利要求也可能缺少必要技術特征，由于解決移動通信系統的容量調度，需要判斷是否存在空閑狀態的信道，而如何判斷就是必要技術特征。由于該特征沒有被寫入到該獨立權利要求中，可能的原因是申請人認為該特征為公知的特征，可以隱含到該權利要求的普通技術術語中，但是，在原始申請文件公開的實施例中，只給出了一種具體判斷信道是否空閑的方案，沒有明示或暗示還有其它的方案可以完成這種判斷，本領域技術人員是否知曉還有其它的方案能夠用于判斷信道是否空閑就不得而知，因此，可能面臨獨立權利要求缺少必要技術特征的質疑，或者遇到舉證的麻煩。

實踐中有些模糊的、不易判斷的問題借助貢獻論可能有利于解決。例如，從屬權利要求中寫入必要技術特征的問題，從屬權利要求的技術特征不完整問題，從屬權利要求寫入非技術特征的問題等。

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