文/集佳知識產權代理有限公司 朝魯門

　　一、前言

　　在化學領域專利申請中經常有使用參數特征來表征產品的情況。關于參數特征，審查指南第二部分第二章3.2.2節中指出：當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征予以清楚地表征時，允許借助于參數特征表征。審查指南第二部分第十章4.3節中進一步指出：允許用物理-化學參數來表征化學產品權利要求的情況是：僅用化學名稱或者結構式或者組成不能清楚表征的結構不明的化學產品；參數必須是清楚的。由此可見，參數特征是在不能用結構和/或組成清楚表征其化學產品的情況下才能被采用，而另一方面，也可以將這種不能用結構和/或組成清楚表征的情況衍伸理解為不能清楚體現其產品專利性尤其是新創性。因此，本文中通過分析參數特征表征的權利要求新創性的相關規定以及具體案例，探討了化學領域專利申請中如何在其權利要求采用參數特征來體現其新創性，以便在今后的專利申請過程中更有針對性地靈活使用參數特征這一特殊的表征手段。

　　二、參數特征表征權利要求新創性的相關規定及分析

　　1、參數特征表征的權利要求的新穎性

　　審查指南第二部分第三章3.2.5中規定：對于包含性能、參數特征的產品權利要求新穎性的審查，應當考慮權利要求中的性能、參數特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和/或組成。如果該性能、參數隱含了要求保護的產品具有區別于對比文件產品的結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含性能、參數特征的產品與對比文件產品在結構和/或組成上不同。

　　第二部分第十章5.3中規定：對于用物理化學參數表征的化學產品權利要求，如果無法依據所記載的參數對由該參數表征的產品與對比文件公開的產品進行比較，從而不能確定采用該參數表征的產品與對比文件產品的區別，則推定用該參數表征的產品權利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。

　　 由此可見，在采用參數特征體現新穎性時應注意以下兩點：（1）如果該參數特征隱含了要求保護的產品具有區別于對比文件產品的結構和/或組成，則該產品具有新穎性；（2）如果根據其無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明它們在結構和/或組成上的不同。實踐中，尤其在專利申請的實質審查過程中，對于參數特征表征的權利要求，審查員通常采用的做法是“推定”。因此，作為專利申請人在采用參數特征表征權利要求時應在最初開始就具有針對這種“推定”準備“舉證”的意識，應在說明書中對采用的參數特征的測定方法、評價標準以及表征意義等進行相應的詳細記載。

　　2、參數特征表征的權利要求的創造性

　　關于參數特征表征的產品權利要求的創造性，審查指南中沒有明確的規定，實踐中仍按照通常的三步法進行判斷的情況較多。而且，參數特征與產品的結構和/或組成特征有著必然關系，產品的結構和組成決定其性能及對應參數，因此，不能將參數特征和結構和/或組成特征分割考慮，而應具體分析參數特征與結構和/或組成特征之間的關系，進一步分析參數特征所隱含的結構和/或組成，綜合考慮確定與其關聯的發明實際解決的技術問題及其效果。

　　因此，對于專利申請人而言，為了清楚體現發明的創造性，在權利要求中應該采用能夠隱含表征結構和/或組成與現有技術產品不同這樣的參數特征，并且，該隱含表征的結構和/或組成應該是解決所要解決的技術課題的關鍵。關于該點可參照下面的具體案例分析。

　　三、案例分析

　　關于參數特征表征權利要求的新穎性，在審查指南中有較為明確的規定，因此就不再舉出具體案例進行分析。而關于參數特征對權利要求的創造性的影響，審查指南中沒有明確的規定，實踐中仍存在許多操作上的困惑，因此，下面舉出一個具體案例，以對該問題進行探討。

　　案例：

　　該專利申請的權利要求1（以下稱為案例發明）中請求保護一種陶瓷電子部件，是將以Cu為主成分的金屬線材和磁性體部同時煅燒而得的；所述磁性體部由鐵氧體陶瓷組合物形成，所述鐵氧體陶瓷組合物的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量在規定范圍，并且進一步限定了該陶瓷電子部件的電阻率為規定值以上。

　　該案例發明中以“結構+組成+制造方法+參數（電阻率）”的方式進行了限定。

　　根據其說明書的記載，將金屬線材和磁性體部同時煅燒而制造陶瓷電子部件之際的燒結溫度選擇金屬線材的熔點以下的溫度，然而，作為這樣的金屬線材使用Cu時，在這樣的燒結溫度下并不存在同時滿足防止Cu金屬線材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件。因此，一直以來未能將Cu應用于實際的產品中，而是使用Ag。而案例發明中基于Mn2O3比Fe2O3優先被還原，可在Fe2O3被還原前完成燒結，并且，Mn2O3即使還原也不會引起電阻率的下降這樣的發現，確立了鐵氧體材料中的Fe2O3和Mn2O3的摩爾含量，從而實現了將Cu金屬線材應用于實際的同時煅燒制造陶瓷電子部件中。

　　相對于此，對比文件1中公開了一種陶瓷電子部件，其磁性部分由鐵氧體組成，并且所公開的鐵氧體主成分中的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量與案例發明的規定范圍部分重疊。另外，其金屬線材為Pd或Ag-Pd合金。

　　因此，案例發明與對比文件1 公開的技術內容相比，其區別在于(1)是將以Cu為主成分的金屬線材和磁性體部同時煅燒而得的；(2) 陶瓷電子部件的電阻率為規定值以上。基于上述區別可確定案例的相對于對比文件1實際解決的技術問題是將Cu線材和磁性體部同時煅燒而制造陶瓷電子部件之際如何使其電阻率為規定值以上。

　　另一方面，對比文件2中針對上述將Cu線材和磁性體部同時煅燒而制造陶瓷電子部件之際不存在同時滿足防止Cu金屬線材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件的問題公開了“在Cu導體不氧化的氧分壓下進行煅燒→發生鐵氧體的Fe被還原的問題→在煅燒后的降溫過程中在含氧氣氛下進行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化→氧化過程中元件表面部分的Cu被氧化→通過滾筒研磨除去表面的氧化膜”的處理方法，從而防止了陶瓷電子部件的電阻率下降。即，該對比文件2給出了在對比文件1中應用上述區別（1）的啟示，并且從其公開的可防止陶瓷電子部件的電阻率下降這一事實可以預期通過其公開的處理方法能夠將對比文件1中應用上述區別（1）的產品控制為電阻率在規定值以上，即，基于上述與對比文件1的區別（1）以及參數特征區別（2）其創造性難以得到認可。

　　由以上分析可知，該案例所要解決的技術課題是在將Cu金屬線材和磁性體部同時煅燒而制造的陶瓷電子部件中使金屬線材不發生氧化以及鐵氧體材料的Fe2O3不發生還原，由此防止陶瓷電子部件的電阻率的下降，控制為上述參數特征的電阻率為規定值以上。換言之，該參數特征所隱含的結構是未氧化的金屬線材以及鐵氧體材料中的未還原的Fe2O3，而這樣的結構顯然與經上述對比文件2的處理方法的最終產品中的相應結構相同且帶來的效果也是防止陶瓷電子部件的電阻率的下降，因此基于該參數特征的創造性難以得到認可。另一方面，如上所述，本案例發明的發明點實際上是發現Mn2O3對解決上述課題的作用，通過確立鐵氧體材料中的Mn2O3與Fe2O3的含量，從而解決了該課題。然而，其權利要求中不論是組成上還是所采用的參數特征上均沒有體現出基于其發明點的與現有技術產品的區別，進而導致了其創造性難以得到認可的情況。

　　因此，對基于參數特征來體現創造性的發明而言，采用參數特征之際首先應該考慮該參數特征能否體現基于發明點的與現有技術產品的結構和/或組成上的區別，以防止即使在審查過程中基于對比文件重新確定發明實際解決的技術問題及其效果之際也不會與發明所要解決的課題出現太大出入從而導致申請人的發明點無法得到充分考量的問題。

　　四、結尾

　　以上通過簡單分析參數特征表征的權利要求新創性的相關規定以及具體案例探討了化學領域專利申請基于參數特征體現其新創性時應考慮的因素，然而實踐中出于現有技術的掌握程度、專利申請自身的發明高度以及申請專利的目的等等各種原因，參數特征的采用本身存在復雜的問題，希望通過本文能對專利申請人今后的專利申請過程中更有針對性地靈活使用參數特征這一特殊的表征手段起到參考作用。