文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉偉

　　本文對中國抵觸申請制度與歐洲、美國、日本專利法中相類似的制度進(jìn)行了比較研究，在此基礎(chǔ)上探討中國抵觸申請制度與各國抵觸申請相關(guān)制度之間的差異。

　　一、中國的抵觸申請制度

　　根據(jù)我國專利法及《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，概括而言，如果在先的專利或?qū)＠暾堃獦?gòu)成在后的中國專利申請的抵觸申請，需要滿足以下條件：

　?。╥）在先專利或申請由任何單位或者個人在中國申請；

　?。╥i）在先專利或申請的申請日早于在后申請的申請日；

　　（iii）在先專利或申請的公布或公告日在在后申請的申請日當(dāng)天或之后。

　　關(guān)于抵觸申請的概念，應(yīng)當(dāng)注意如下幾點：

　　第一，只要在先申請的申請日早于在后申請的申請日，公布日或者公告日不遲于在后申請的申請日，就可能構(gòu)成在后申請的抵觸申請。當(dāng)在先申請為一件發(fā)明專利申請時，只要滿足上述條件，則不論該在先申請的結(jié)局如何，例如在被授予發(fā)明專利權(quán)之前被撤回、視為撤回、被駁回，在被授予發(fā)明專利權(quán)之后被放棄，被宣告無效等，其作為在后申請的抵觸申請的效力都不會消失。當(dāng)在先申請為一件實用新型專利申請時，該申請只有在被授予實用新型專利權(quán)之后才會構(gòu)成在后申請的抵觸申請。

　　第二，抵觸申請的作用在于用來評判在后申請的新穎性。

　　第三，抵觸申請不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。對于抵觸申請來說，只能用于評價在后申請的新穎性，不能與其他現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請結(jié)合起來，判斷在后申請的創(chuàng)造性。

　　第四，抵觸申請既可以是他人提出的在先申請，也可以是本人提出的在先申請。

　　另外，對于PCT申請而言，PCT申請需進(jìn)入中國國家階段，這里所說的中國申請日均是指國際申請日。

　　二、歐洲的抵觸申請相關(guān)制度

　　歐洲專利公約（EPC）中關(guān)于抵觸申請的規(guī)定與中國基本相同。

　　采用先申請制專利制度的國家普遍采用了抵觸申請的概念，其中最有代表性的是《歐洲專利公約》第54條第3款的規(guī)定。歐洲的抵觸申請與中國的區(qū)別在于，《歐洲專利公約》第54條第3款規(guī)定將抵觸申請囊括在現(xiàn)有技術(shù)之中，而中國《專利法》第22條第5款規(guī)定將抵觸申請排除在現(xiàn)有技術(shù)之外。盡管存在這種不同，但由于在《歐洲專利公約》第56條明確規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時不考慮抵觸申請，中國《專利法》第22條第3款規(guī)定判斷創(chuàng)造性時是與現(xiàn)有技術(shù)相比，也不考慮抵觸申請。因此，盡管規(guī)定方式有所不同，但是二者殊路同歸，在判斷創(chuàng)造性時不考慮抵觸申請這一點是一致的。

　　此外，根據(jù)《歐洲專利公約》第153條第2款和第4款中的規(guī)定，PCT申請需進(jìn)入歐洲地區(qū)階段才可能構(gòu)成抵觸申請。

　　三、美國的抵觸申請相關(guān)制度

　　在《美國專利改革法案》（Leahy-Smith America Invents Act，下稱“AIA”）中，實際上并不存在明確的抵觸申請制度，在美國也并沒有“抵觸申請”的概念。對于AIA中能夠類比為中國的“抵觸申請”的制度，AIA第102條(a)款第2項有所涉及。

　　第102條(a)款第2項中的規(guī)定包括類似中國的“抵觸申請”的情況。第102條(a)款在標(biāo)題上明確了“新穎性，現(xiàn)有技術(shù)”，因此可以看做AIA將第102條(a)款第2項規(guī)定的抵觸申請情形包括在了現(xiàn)有技術(shù)（prior art）中。

　　AIA之后的美國《專利法》第102(a)(2)條關(guān)于新穎性、現(xiàn)有技術(shù)規(guī)定，一個人有權(quán)獲得專利，除非請求保護(hù)之發(fā)明在根據(jù)第151條所授予的專利中、或者在根據(jù)第122(b)條而公開或者視為公開的專利申請中已有描述，其中，該專利或?qū)＠暾埵鹈麨榱硪话l(fā)明人并且在請求保護(hù)的發(fā)明的有效申請日之前已經(jīng)有效提出申請。 所以，美國關(guān)于抵觸申請的規(guī)定僅僅適用于前后專利申請的發(fā)明人不同的情形。

　　如此來看，AIA的現(xiàn)有技術(shù)的概念大致相當(dāng)于中國專利法中的現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請（排除了自我抵觸）的合集（存在一些例外），能夠用來評價新穎性。

　　然后，AIA第103條對創(chuàng)造性進(jìn)行了規(guī)定，但美國在評價創(chuàng)造性時也只用了現(xiàn)有技術(shù)。因而，AIA的現(xiàn)有技術(shù)也能夠用于評價創(chuàng)造性。可以理解為，美國無論新穎性還是創(chuàng)造性都是以現(xiàn)有技術(shù)為評價基準(zhǔn)。

　　綜上，在AIA中，相當(dāng)于中國的“抵觸申請”的申請不僅能夠作為判斷新穎性的標(biāo)準(zhǔn)，也能夠用來評判創(chuàng)造性。此外，美國的抵觸申請不能是專利申請人本人提出的申請，也不是他人雖經(jīng)提出但最終未被公開的專利申請。

　　如果一個專利申請/專利A要構(gòu)成另一美國專利申請B的第102條(a)款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)文件, 必須滿足以下條件: (1)專利申請/專利A由他人提出；(2)專利申請/專利A的美國申請日或國際申請日在在申請B的發(fā)明日之前；(3)專利申請/專利A是美國頒發(fā)的專利、美國公布的專利申請或 PCT 申請, 如果是 PCT申請, 必須是：用英文公布、 且指定美國；(4) 專利申請/專利A在申請B的發(fā)明日以后公開。

　　需要注意的是，外國專利文獻(xiàn)不能用于作為第102條(a)款第2項所規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。這里，指定了美國的PCT申請可以是向美國專利局以外的專利局提交的PCT申請。因此與中國不同，沒有進(jìn)入美國國家階段的PCT申請也是有可能構(gòu)成美國的抵觸申請。

　　四、日本的擴大在先申請制度

　　在日本專利法中存在類似中國抵觸申請制度的制度，日本審查指南中稱為“擴大在先申請（日文：拡大先願）”，但該制度與中國的抵觸申請制度存在一定區(qū)別。

　　針對中國的抵觸申請制度之條件（i），日本的擴大在先申請要求在先申請的發(fā)明人與本申請的發(fā)明人不同，在本申請?zhí)岢錾暾垥r，在先申請的申請人與本申請的申請人不同。

　　針對中國的抵觸申請制度之條件（ii）和（iii），日本的擴大在先申請要求在先申請在本申請的申請日之前提出申請，在先申請在本申請?zhí)岢錾暾埡蠊蓟蛘吖妗?/p>

　　此處需注意的是，在中國，抵觸申請“在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院螅ê暾埲眨┕肌?，時間節(jié)點的判斷是以日為單位，這也與中國《專利法》、《專利法實施細(xì)則》以及《專利審查指南》中的其他時間節(jié)點的表述相一致。而在日本專利法中，擴大在先申請“在本專利申請后公布或者公告”，其時間節(jié)點的判斷是以時刻為單位。日本《特許?實用新型審查基準(zhǔn)》對此作出了明確的說明。因此區(qū)別于中國專利法，關(guān)于擴大在先申請的判斷，在上述條件（iii）中判斷其他申請的公布或者公告的時間時要考慮到時刻。

　　此外，只有進(jìn)入日本國家階段的PCT申請才可能構(gòu)成日本的擴大在先申請。

　　五、各國抵觸申請相關(guān)制度的比較

　　下表對中國、歐洲、日本和美國的制度進(jìn)行了簡單的對比。