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先日、集佳が代理人を務(wù)めた、商標(biāo)権の非侵害確認(rèn)および知的財(cái)産権の稅関保護(hù)措置申請(qǐng)による損害賠償責(zé)任に関する紛爭(zhēng)について、上海浦東新區(qū)人民法院で行われた調(diào)停が成立した。この紛爭(zhēng)において、集佳は稅関による差押えと民事訴訟の両段階に介入し、海外OEM受託者が紛爭(zhēng)において守りから攻めへ、受動(dòng)から主動(dòng)へと転じることを支援し、最終的にその訴えを?qū)g現(xiàn)させた。
稅関による差押えの段階
攻め ? 國(guó)內(nèi)の商標(biāo)所有者
守り ? 海外のOEM受託者（集佳が代理人を務(wù)める）
一．稅関段階の事件の経緯
2021年、江蘇省のS社（仮名）は上海稅関に対し、一般貿(mào)易方式による照明器具の輸出を申告した。Y社（仮名）は、當(dāng)該照明器具が、稅関総署に登録されている商標(biāo)権を侵害している疑いがあるとして稅関による差押えを申請(qǐng)し、保証金を納付した。貨物の差押えを受け、S社は集佳に支援を求めた。
資料を読み、S社と連絡(luò)を取り合った結(jié)果、弁護(hù)士は、差し押さえられた商品はすべて海外OEMの形であることを知った。すなわち、國(guó)內(nèi)のS社は海外の商標(biāo)権者であるチリの會(huì)社の委託を受けて関連の照明器具を生産し、かつその書(shū)面による授権に従って、チリの會(huì)社から提供された商標(biāo)を製品および外裝に付し、製造した照明器具はすべてチリに輸出し、中國(guó)國(guó)內(nèi)で販売することはなかった。
二．対応戦略
このような稅関による差押さえの事件を取扱った経験によると、海外OEMの貨物については、輸出貨物が海外OEMである理由を輸出者が明確に述べることができ、かつ、國(guó)外の加工委託者が、到著國(guó)での商標(biāo)登録証書(shū)、國(guó)內(nèi)の受託加工者への商標(biāo)授権書(shū)などの資料を提供できる場(chǎng)合、稅関は一般的に、権利侵害の有無(wú)を認(rèn)定できないと判斷する。弁護(hù)士は、S社のために「非侵害狀況説明書(shū)」を作成し、関連証拠を稅関に提出した。最終的に、上海稅関は、権利侵害の有無(wú)を認(rèn)定できないとする「輸出入貨物の知的財(cái)産権狀況通知書(shū)」を発行した。
民事訴訟段階
攻め?海外のOEM受託者（集佳が代理人を務(wù)める）
守り?國(guó)內(nèi)の商標(biāo)所有者
一． 訴訟段階の事件の経緯
弁護(hù)士は、事件の事実関係を整理する過(guò)程で、チリの會(huì)社がチリやペルーなどの南米諸國(guó)で関連商標(biāo)をかなり以前に登録しており、かつ、中國(guó)で委託加工を行っており、Y社の國(guó)內(nèi)登録商標(biāo)には明らかに模倣の痕跡が存在することに気が付いた。Y社名義の商標(biāo)データを確認(rèn)すると、他にも南米の有名照明メーカーの商標(biāo)と類(lèi)似した商標(biāo)を登録していることがわかった。
二．攻撃戦略
関係規(guī)定によると、稅関は拘留した貨物が知的財(cái)産権を侵害しているか否かを認(rèn)定できない場(chǎng)合、差押え申請(qǐng)者が貨物の即時(shí)通関許可を確認(rèn)しない限り、差押えした日から50営業(yè)日待たなければならず、法院の執(zhí)行協(xié)力通知を受けていない狀況でないと通関は許可されない。差押えまでの手続きの時(shí)間と合わせて、ひとたび貨物が差し押さえられると、納期が大幅に遅れることになる。また、S社は今後もチリの會(huì)社のOEMを継続する可能性がある。一方、稅関の差押さえはS社に損失をもたらすことにもなり、S社はその損失を補(bǔ)填する必要があった。
このため、S社は、集佳の弁護(hù)士と協(xié)議した結(jié)果、守りから攻めに転じることにし、商標(biāo)権の非侵害確認(rèn)訴訟、および知的財(cái)産権の稅関保護(hù)措置の申請(qǐng)による損害賠償責(zé)任に関する紛爭(zhēng)訴訟を主動(dòng)的に提起することで、輸出貨物の法的狀況が不明であるという現(xiàn)狀を解消し、さらに損失を補(bǔ)填することにした。弁護(hù)士は、本件に対して多層的な攻撃戦略を立案した。
（一）商標(biāo)権の非侵害確認(rèn)に関する紛爭(zhēng)
1．「海外OEM」を盾とする
訴訟段階では、原告はまず、輸出した貨物は海外OEMであり、被告の登録商標(biāo)の専用権を侵害するものではない旨を継続的に主張した。
2．「先行権利」と「権利の濫用」を矛とする
最高人民法院による「HONDA事件」の再審判決以降、海外OEMに対する司法見(jiàn)解がいくらか変化し、國(guó)內(nèi)受託者が権利侵害をしているか否かに対する判斷の一定の不確実性が増している。原告の主張を補(bǔ)強(qiáng)するために、原告?zhèn)熔妥o(hù)士は先行権利と権利濫用の観點(diǎn)から次のように主張を強(qiáng)化した。すなわち、被告の國(guó)內(nèi)登録商標(biāo)の図形部分は、チリの會(huì)社が先に著作権を有する著作物であり、文字部分はチリの會(huì)社が先に使用した商號(hào)と一致するものであり、チリの會(huì)社が先行権利を有すると主張した。信義則および最高人民法院第82號(hào)指導(dǎo)事例で確定した裁判要點(diǎn)に基づき、原告は商標(biāo)権侵害を構(gòu)成しないだけでなく、被告は権利濫用を構(gòu)成すると判斷した。
3．財(cái)産保全を切り札とする
立件と同時(shí)に、原告は、財(cái)産保全手続を開(kāi)始し、法院は被告の銀行預(yù)金の一部および稅関に納めた保証金を凍結(jié)する判決を下した。
（二）知的財(cái)産権の稅関保護(hù)措置の申請(qǐng)による損害賠償責(zé)任に関する紛爭(zhēng)
知的財(cái)産権の稅関保護(hù)措置の申請(qǐng)に関する損害賠償の責(zé)任帰屬の原則は、司法実務(wù)において議論が存在している。《知的財(cái)産権稅関保護(hù)條例》第14條は、権利者が賠償責(zé)任を負(fù)う前提を「不適切な申請(qǐng)」と規(guī)定している。このため、事件において申請(qǐng)が不適切であるか否か、および主観的な過(guò)失が生じた時(shí)點(diǎn)を考慮しなければならないという見(jiàn)解がある。また、差押えされた貨物が稅関や法院で権利侵害と認(rèn)定されるか否かが重要なのであり、認(rèn)定されないのであれば、それは不適切な申請(qǐng)にあたるという見(jiàn)解もある。このような司法実務(wù)における見(jiàn)解の違いを考慮し、本件弁護(hù)士は原告に対し、次のように主張を多層的に進(jìn)めることを提案した。
第一段階：商標(biāo)権侵害がないことが確認(rèn)される限り、原告の損害賠償請(qǐng)求は支持されるべきであると主張する。
第二段階：被告の商標(biāo)権取得は正當(dāng)とは言いがたく、稅関の差押え申請(qǐng)は當(dāng)初から不適切な申請(qǐng)を構(gòu)成すると主張する。
その主な理由は、現(xiàn)行の《知的財(cái)産権稅関保護(hù)條例》第28條がすでに賠償の條件として「稅関が、権利侵害被疑貨物が知的財(cái)産権者の知的財(cái)産権を侵害すると認(rèn)定できない、又は人民法院が、知的財(cái)産権者の知的財(cái)産権を侵害しないと判斷する場(chǎng)合」としているためである。1995年版の條例における「保護(hù)措置を講じることが不適切である場(chǎng)合」は廃止された。しかも、被告はチリの會(huì)社の商標(biāo)を明らかに知っており、その商標(biāo)登録後に、チリの會(huì)社が加工を委託した輸出貨物に対し稅関の差押えを申請(qǐng)したことは、當(dāng)初から不適切である。
事件の結(jié)果
本件一審の審理過(guò)程において、法院が調(diào)整を行い、原告と被告との間で調(diào)停が成立した。被告は、原告が製造してチリに輸出する照明器具に國(guó)外の加工委託者の商標(biāo)を使用することが、被告の登録商標(biāo)の専用権を侵害しないことを確認(rèn)し、かつ原告に対し一定の和解金を支払った。
本件原告のもう一つの訴えは、今後の海外OEM貨物が差し押さえられることなく、正常にチリの會(huì)社に輸出されることを望むものであった。交渉の結(jié)果、被告は、調(diào)停合意に加え、原告に授権書(shū)1部を交付し、原告がチリの會(huì)社に輸出し、かつ輸入國(guó)と到著國(guó)がいずれもチリである商品およびその外裝または容器、取引書(shū)類(lèi)、輸出稅関資料には、単獨(dú)で、または組み合わせて関連商標(biāo)を表示する権利を有することを確認(rèn)した。
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」の商標(biāo)専用権を有する。商標(biāo)「聖象」は1996年から現(xiàn)在まで継続して使用されており、高い知名度と影響力を有するとともに、行政事件と民事権利侵害事件において何度も法律による保護(hù)を受けている。
」であり、個(gè)人事業(yè)主である殷某が2019年6月11日に「教育、幼稚園、文化または教育のための展示會(huì)の企畫(huà)?運(yùn)営、テレビ娯楽番組、集まり（娯楽）の企畫(huà)、スポーツ施設(shè)の提供、娯楽施設(shè)の提供、クラブサービス（娯楽または教育）、休日キャンプ娯楽サービス、フィットネスクラブ（フィットネスおよびフィジカルトレーニング）」などを指定役務(wù)として登録出願(yuàn)し、2020年2月7日に登録が許可された。
