文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚園

　　一、案件基本情況

　　2024年7月26日，洛陽北方易初摩托車有限公司（申請(qǐng)人）對(duì)孫景芳（被申請(qǐng)人）在第9類“照明電池；蓄電瓶；蓄電池；太陽能電池；電力蓄電池；電池；車輛用蓄電池；車輛電力蓄電池”商品上注冊(cè)的第8942535號(hào)“大陽”商標(biāo)（爭(zhēng)議商標(biāo)）提出無效宣告申請(qǐng)。爭(zhēng)議商標(biāo)于2010年12月10日提出申請(qǐng)，2012年6月20日核準(zhǔn)注冊(cè)，因此在提起無效宣告申請(qǐng)時(shí)，已經(jīng)注冊(cè)超過五年。

　　國知局經(jīng)審理認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)的原注冊(cè)人至本案審理之時(shí)，包括本案爭(zhēng)議商標(biāo)在內(nèi)，雖僅申請(qǐng)注冊(cè)了8件商標(biāo)，但爭(zhēng)議商標(biāo)的原注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)幾乎全部是與他人在先注冊(cè)或使用并具有一定知名度和較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)相同的商標(biāo)。申請(qǐng)人的引證商標(biāo)“大陽DAYANG”在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，就在摩托車商品上經(jīng)使用具有了較高的知名度。爭(zhēng)議商標(biāo)的原注冊(cè)人的這種行為具有明顯的主觀惡意，且爭(zhēng)議商標(biāo)的原注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)的與他人商標(biāo)近似的商標(biāo)均具有獨(dú)創(chuàng)性和顯著性，該行為不具備注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性，而且擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)屬于2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。并依法裁定對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無效宣告。

　　二、案件分析及法律規(guī)定

　　該案中，被申請(qǐng)人為孫景芳，爭(zhēng)議商標(biāo)的原注冊(cè)人為成都鐵馬蓄電池有限公司。國知局在本案中認(rèn)定原注冊(cè)人的注冊(cè)行為具有明顯惡意，從而認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成了“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。認(rèn)定“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的主體是適用該條款的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，那么主體的認(rèn)定有何規(guī)定呢？

　　根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效”。可以看到，法律規(guī)定中就明確說明在取得注冊(cè)時(shí)采取了不正當(dāng)手段，因此其主體應(yīng)為該商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)人。

　　北高院《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中規(guī)定，同時(shí)具備下列要件的，可以認(rèn)定“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”：（1）適用主體是該商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)人，但有證據(jù)證明訴爭(zhēng)商標(biāo)現(xiàn)注冊(cè)人與申請(qǐng)注冊(cè)人之間具有特定關(guān)系，或?qū)τ谏暾?qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)的行為具有意思聯(lián)絡(luò)的除外……

　　因此，根據(jù)上述規(guī)定可以看出，認(rèn)定“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的主體首先應(yīng)為商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)人。本案中，爭(zhēng)議商標(biāo)由成都鐵馬蓄電池有限公司于2010年12月10日申請(qǐng)，2012年6月20日核準(zhǔn)注冊(cè)；2014年5月6日轉(zhuǎn)讓至程海龍名下；2018年6月13日轉(zhuǎn)讓至孫景芳名下，即本案被申請(qǐng)人。可見，爭(zhēng)議商標(biāo)雖然已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了兩次，但并未“洗白”原注冊(cè)的惡意，原注冊(cè)人的惡意不因商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓而消失，而是一直跟隨著商標(biāo)。本案中，詳細(xì)敘述了原注冊(cè)人摹仿他人知名商標(biāo)的惡意，并最終獲得支持。

　　其次，除了商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人以外，有證據(jù)證明訴爭(zhēng)商標(biāo)現(xiàn)注冊(cè)人與申請(qǐng)注冊(cè)人之間具有特定關(guān)系，或?qū)τ谏暾?qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)的行為具有意思聯(lián)絡(luò)，也可以作為“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的主體。

　　三、總結(jié)及建議

　　對(duì)于“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的主體有了充分的認(rèn)識(shí)，這就要求我們?cè)谔幚泶祟惏讣r(shí)需要特別注意：首先，對(duì)于使用了該條款的案件，要核查系爭(zhēng)商標(biāo)是否經(jīng)過轉(zhuǎn)讓。如果經(jīng)過轉(zhuǎn)讓就要核查原注冊(cè)人是否具有惡意行為。其次，對(duì)于多次轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)，不僅要核查原注冊(cè)人及現(xiàn)注冊(cè)人的惡意，對(duì)于每個(gè)受讓人都應(yīng)核查，并看看這些主體之間是否具有特定關(guān)系，或?qū)τ谏暾?qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)的行為具有意思聯(lián)絡(luò)。

　　原注冊(cè)人的“惡意”跟隨著商標(biāo)的一生，這也提醒相關(guān)公眾在購買商標(biāo)時(shí)需要特別注意，核查一下商標(biāo)的注冊(cè)人是否具有“惡意”，提高自己的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要讓自己的善意被污染，而導(dǎo)致購買的商標(biāo)可能被無效宣告，造成不可彌補(bǔ)的損失。